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 一、案例名称

MY机械（苏州工业园区）有限公司诉苏州XR工业设备有限公司、王某实用新型专利权属纠纷

二、裁判要旨

（1）本案的请求权基础：专利法所保护的是适于实用的技术方案，该技术方案是否构成商业秘密或其他知识产权权利不是其获得专利法保护的前提条件。MY公司主张研发了涉案专利所涉及的技术方案因而涉案专利权应归其所有，XR公司将其技术方案登记为专利构成侵权应当承担侵权责任。因此，本案是专利权权属、侵权责任纠纷。

（2）涉案专利权属的认定：个人或单位可以通过原始取得或继受取得某特定发明创造的专利权，专利权的原始取得需要发明者的创造性行为，即对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；继受取得包括通过协议约定的方式受让专利权。判断涉案专利原始取得的权利人的关键在于判断对涉案专利的实质性特点作出创造性贡献的主体。

三、案情简介

王某系MY公司员工，自2009年6月起进入MY公司工作，任职日语翻译。王某于在职期间的2013年7月22日私自成立XR公司，王某系该公司唯一自然人出资股东，任执行董事、总经理兼法定代表人，2015年1月20日王某从MY公司离职。2016年11月18日，XR公司向国家知识产权局申请名称为“陶瓷对辊机的轴端密封装置”的实用新型专利，申请号2016212353140号。2017年8月8日，该专利获授权公告，专利记载发明人为王某。MY公司得知后遂将XR公司、王某诉至苏州市中级人民法院，请求确认上述专利的权利人为MY公司。2020年2月苏州中院作出一审判决，确认涉案专利权属归MY公司所有，XR公司、王某不服上诉至最高人民法院，2020年9月最高院二审判决驳回上诉，维持原判。

四、律师谋略

漫修所许慧、赵臻淞、倪歆晨律师接受MY公司委托后，首先向当事人充分了解了案情，然后根据案情实际情况，依据法律规定，建议当事人对XR公司的专利进行梳理和评估，将其中使用了MY技术的专利挑选出来，建议对四件专利同时提起专利权属诉讼，一审全部胜诉。XR公司不服将四件专利上诉至最高院（包含本案），最高院作出二审判决驳回上诉，维持原判。因此，最终成功帮助当事人争取到了四件专利的专利权。

在本案中，王某的日常工作是翻译与销售，并不具备设计能力，但是在专利中却署名为发明人。这与常规的技术人员作为实际发明人的专利申请的案件不同，也在现有的《专利法》中并无明确的规定。故成为法庭需要作出认定的争议焦点之一，律师发表了如下代理意见：

（1）王某将涉案技术直接申请为XR公司的专利并署名为发明人，但其并没有对涉案技术的实质性特点作出创造性贡献，因此不属于《专利法实施细则》第十三条所规定的发明人。

（2）本案中，MY公司的日本工程师为了“执行本单位的任务”而完成的涉案技术的发明创造，故为职务发明。日本公司将其授权给原告，属于母公司与子公司之间的授权行为，而非专利申请权或专利权的转让行为。

（3）本案可适用于《侵权责任法》第二条，该条中所定义的民事权益包括专利权。而专利权包含专利权属纠纷，除了包括《专利法》第六条中特别规定的与设计工程师之间确认权属的常见情况外，还包括本案与非设计工程师的第三人确认权属的特殊情况。本案中，王某并非设计工程师，没有任何发明创造，却利用窃取的图纸进行专利申请。其窃取并申请的行为侵犯了原告的民事权益，故符合《侵权责任法》的立法本意，可以适用。

最终苏州中院采纳了律师提出的代理意见，并认定被告存在侵权行为，专利应归原告所有，而最高院进一步确认王某没有对发明创造的实质性特点作出创造性贡献，因此不是发明人，也不属于原始取得涉案专利，而日本MY对涉案专利实质性特点作出了创造性贡献，根据MY株式会社的授权，涉案专利权的权属应当归MY公司，最终维持由MY公司继受取得涉案专利的专利权。

五、裁判结果

苏州市中级人民法院依据《侵权责任法》第八条、第十五条、《专利法》第十二条、第十三条作出（2019）苏05知初418号一审判决确认ZL 201621235314.0 ---陶瓷对辊机的轴端密封装置”的实用新型专利归原告MY机械（苏州工业园区）有限公司所有；

最高人民法院作出（2020）最高法知民终667号二审判决认为原审判决确定MY公司为诉争专利权利人，事实及法律依据充分，故驳回XR公司、王某的上诉，维持原判决。

六、实务经验总结

（一）对法律的解读和精准适用

我国《专利法》第六条和《专利法实施细则》第十一条、第十二条对职务发明创造和非职务发明创造作出了规定，但对于其他非技术员工窃取、侵占图纸获得技术方案的权利归属问题存在法律空白，本案中王某没有任何技术背景，未对涉案技术做出任何贡献，因此其申请专利所使用的技术方案既不属于职务发明创造，也不属于非职务发明创造，法律并未明确规定这种情况的法律适用，一审法院认为可以适用《侵权责任法》的规定，认为被告存在侵害原告的民事权益的过错并应承担侵权责任，最高院同意该观点，并认为专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，确定一项发明创造的专利申请权及专利权的归属因考虑对该项发明创造的实质性特点作出了创造性贡献者为谁，以确定该发明创造的发明人或者设计人。最高院在确认日本MY公司为发明人或者设计人后认为，XR公司将MY公司的技术方案申请为专利构成侵权应当承担侵权责任。该案判决在尚无明确法律规定的情况下，通过对专利相关法律的法理解释确认了此类案件的审理思路和裁判标准，对今后此类案件的办理具有显著的借鉴意义。

（二）专利权属纠纷多为复杂案件应考虑聘请律师代理

专利权属确认之诉纠纷的情况非常复杂，在争议内容上，对专利权、专利申请权、申请专利的权利所发生的争议具有不同特点；在权利取得的方式上，主张原始取得和主张继受取得，所涉及的事实认定和法律适用是不同的，即使是合同争议，根据合同主张原始取得所涉及的合同通常是劳动合同或者合作合同，而根据合同主张继受取得所涉及的合同通常是民商事合同；违约行为和侵权行为经常交织在一起。所以，审理专利权属确认之诉纠纷在确定争议焦点及举证责任上显得更为复杂，不能用同一个模式去裁剪，也不应当用程式化的所谓分析对比步骤去度量。每个案件都需要精准分析和研究透彻，针对不同情况思考需要提供不同证据，聘请专业的律师代理案件同样是案件案件胜诉的关键所在。