长期明知和放任后还能主张商业秘密吗？ ---历时八年的商业秘密刑民系列案件

 一、案例名称

江苏省无锡TK机械总厂有限公司诉无锡市AM工程机械有限公司、T某侵犯商业秘密罪刑事案件与民事纠纷案

    二、裁判要旨

1.侵犯商业秘密民事案件中侵犯行为合法性的认定

如果原告对于其主张的被告的侵权行为虽未明确表示为同意，但是始终持放任态度，在已有证据足以证明原告明知且从未提出过异议的情况下，可以认定被告实施的许可、使用行为由于得到原告的知晓和不反对而具有合法性，不构成不正当竞争行为，不构成侵犯技术秘密纠纷中的侵权行为。

2.技术秘密的认定标准

信息为其所属技术或经济领域的人一般常识或者行业惯例，或仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，进入市场后相关公众通过观察产品即可获得，或已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露，或从其他公开渠道可以获得，或无需付出一定的代价而容易获得的，可以认定有关信息不构成不为公众所知悉。

三、案情简介

江苏省无锡TK机械总厂有限公司的总工程师T某在2006年至2013年期间，与TK总厂每年签订有承包合同书，承包TK总厂下属的XT公司。2003年T某设立了无锡市AM工程机械有限公司，并在承包期间将XT公司与AM公司混同经营，每年依约向TK总厂缴纳承包费。TK总厂认为某型回转器是其核心技术秘密，T某接触到这些技术秘密，并在AM公司生产销售含有上述技术秘密的钻机产品，故侵犯了其商业秘密。2013年TK总厂向公安报案称T某侵犯其商业秘密，后刑事判决未认定侵犯商业秘密罪。TK总厂在刑案结束后，2017年又将T某、AM公司诉至法院主张商业秘密民事侵权，并主张2000万元的赔偿额。民事案件一审法院认为双方之间的经济利益争议不宜以侵犯商业秘密行为予以处理，商业秘密侵权不成立，判决驳回TK总厂的全部诉讼请求。TK总厂不服一审判决上诉至最高人民法院，最高院二审认为一审认定事实清楚、适用法律准确，驳回TK总厂上诉，维持原判。

四、律师谋略

漫修知产律师接受T某、AM公司的委托，在商业秘密刑事案件中即开始介入本案，在刑事案件证据对委托人极端不利的情况下，律师以商业秘密成立要件为抓手，把辩护重点放在秘密性上。针对权利人提出的技术信息秘密点，律师在准确理解涉案技术的基础上，广泛走访了云南、山西等多地，深入第一线施工工地对涉案的钻机回转器产品结构与说明书进行证据保全，制作证人证言的调查笔录，并作为现有技术证据向法院提交，阐明涉案秘点早已被广泛公开而已丧失秘密性。在法院已进行明确要求的情况下，鉴定机构未对上述情况是否影响相关密点的非公知性进行说明，法院无法根据鉴定意见得出唯一的、排他性的结论，故法院不予采信鉴定意见；最终因证据存疑，达不到确实充分的证明标准，故刑事案件判决不予认定侵犯商业秘密罪成立。

刑事案件结束后，2017年TK总厂又对T某、AM公司发起商业秘密侵权民事诉讼，不仅基于大量的刑案证据，而且在民事案件中又进行了重新鉴定，司法鉴定机构的鉴定意见认为“密点1” 的基本结构构成为公众所知悉，但“密点2、3”中的图纸尺寸与公差信息均构成不为公众所知悉；因此虽然推翻了最重要的结构秘密，但是还留有尺寸公差秘密的“小尾巴”。鉴定结果出来以后，TK总厂信心大增，随即将诉讼赔偿额增加至2000万元，给被告方增加了巨大的压力。

代理律师整理全案脉络，重点强调双方存在承包合同下的承包关系、多年中AM公司与XT公司混同经营、T某每年足额缴纳不断递增的承包费用等方面，指出承包协议中每年的销售额不断增加，从几百万元增加至数千万元，但与之对应，XT公司经营场所仅200平方，员工仅数人，TK总厂明知场地人员等无法满足大规模的生产经营。另外TK总厂每年依据承包协议对XT公司进行财务审计，对具体财务情况是清楚的；秘点2、3即使成立，也对涉案回转器贡献度极小；并提交了大量的证据材料。

一审法院认为上述证据可以证明TK总厂对于T某及其控制下的AM公司持有并使用回转器相关技术的行为是明知的或者至少是持放任的态度，指出双方之间属于经济利益争议，不宜采用侵犯商业秘密行为予以处理，故而驳回原告的起诉。最高院在本案二审过程中也认定刑案生效判决中已经明确了XT公司和AM公司混同经营的事实，TK总厂所称的“不知道、毫不知情”无法成立，承包合同金额的逐年提高足以表明TK总厂虽然没有以书面或口头的方式许可AM公司使用图纸，但是确实可以表达出对AM公司的使用行为不持异议的意思表示，因此，T某及AM公司的行为不构成不正当竞争行为，也无法构成不正当竞争法所调整的侵犯技术秘密。故一、二审法院均采纳了被告的抗辩主张。

五、裁判结果

无锡市新吴区人民法院(2015)新刑二初字第0059号刑事一审判决认定T某、AM公司不构成侵犯商业秘密罪。

苏州中级人民法院依据《反不正当竞争法》（1993年版）第十条，作出（2017）苏05民初422号一审判决驳回TK总厂的全部诉讼请求；

最高人民法院（2020）最高法知民终76号二审判决驳回上诉、维持原判。

    六、实务经验总结

1、侵犯商业秘密不仅需要承担民事赔偿责任，而且可能会构成刑事上的侵犯商业秘密罪。刑事与民事案件紧密联系，证据高度重合，判决结果相互影响。因此代理律师需要高度重视案件的关联性，全面反映案件事实，维护当事人的合法权益。同时从本案中可以看出，明知、放任、默许或怠于维权都会形成主张商业秘密的障碍，因而权利人应当及时主张并行使权利，避免时效逾期或胜诉权丧失。

2、虽然前案的刑事判决中被判为不构成侵犯商业秘密罪，但是由于刑事民事案件的证据标准不同，故民事案件仍可能被认定为侵犯商业秘密。尤其在本案中鉴定机构与法院已经认定部分秘点秘密性仍然成立的情况下，本案法官并未囿于成见、拘泥于法条，而是从整个案件事实情况出发，指出TK总厂存在长期明知和放任的状态，TK总厂在承包期间也已享受了涉案商业秘密的红利，在此基础上再行主张商业秘密不是合适的维权案由，最终不予支持并驳回了原告诉讼请求和上诉请求。

3、本案自2013年开始，至2021年取得最高院终审判决，时间长达8年，刑事案件案卷众多，民事案件起诉赔偿金额高达2000万，办案压力极大。漫修知产律师以一丝不苟、钻研技术、深挖证据的工匠精神，在刑事证据对当事人极端不利的情况下，对案件事实进入深入分析，以合理严谨的逻辑形成多层次的抗辩观点，并积极主动组织大量证据进行佐证，最终成功说服法官获得支持，获得了刑事与民事案件的双重胜利。