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 一、案例名称

常州市YC电子自控设备有限公司诉常州CL精密机械有限公司实用新型专利权属纠纷

二、裁判要旨

（1）发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、设备、技术和研发人员等资源的投入或支持，并具备一定的研发系统性、传承性。在界定是否是单位员工的职务发明创造时，不仅要看发明人与单位之间的关系，还应考虑该单位性质和经营范围，发明人在该单位所从事的日常工作内容，以及发明人既有技术背景、专业能力和工作经历。

（2）诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则， 其要求相关主体在不损害他人利益的前提下，善良、审慎地行使自己的权利。单位员工作为发明人，以技术与他人入股，即便可能利用他人提供的物质技术条件完成的发明创造，以他人名义申请获得的授权专利，也应根据诚实信用原则，综合认定发明创造的权属；发明人与他人、单位之间是否存在利害关系、发明人执行的单位任务是否明确具体，不对权属产生实质性影响。

三、案情简介

刘某系YC公司员工，在YC公司工作期间，刘某私自与案外人靳某签订合资办厂协议，使用YC公司电子邮箱账号向靳某发送技术文件，2015年12月，法定代表人为靳某的CL公司向国家知识产权局申请了名为“一种手动电动一体式执行机构”的实用新型专利，该专利于2016年4月获授权，专利号为ZL201521016468.6,专利证书记载发明人为刘某。2019年5月，CL公司以诉争专利向常州市知识产权局申请查处YC公司的侵权行为，YC公司始知此事，并发现诉争专利存在权属争议，遂将CL公司诉至法院，请求确认诉争专利的权利人为YC公司。苏州市中院一审判决确认上述专利的专利权归YC公司所有，CL公司不服上诉至最高人民法院，二审判决驳回上诉，维持原判。

四、律师谋略

我所赵臻淞、许慧、倪歆晨律师接受YC公司侵权事宜委托后，首先向当事人充分了解案情，从中敏感发现诉争专利可能存在权属争议，然后根据案情实际情况，依据法律规定，对多年前的档案与邮箱材料进行了梳理与排查，提炼出充分且扎实的证据。在此基础上建议当事人对CL公司的三十多项专利中具有价值且有效稳定的专利挑选出八件专利分两批提起专利权属诉讼。在专利权属案提起后对方立即撤回了侵权投诉。YC公司第一批起诉的四件专利一审全部胜诉，CL公司不服将其中三件专利上诉至江苏省高院，一件专利上诉至最高院（也即本案），随后在我所律师的建议下，乘胜追击，YC公司又发起第二批四件专利的权属诉讼，第二批案件在法院主持下以调解方式结案，双方一致同意以本案最高院判决结果为依据。在本案二审判决后，CL公司撤回了江苏省高院的三件上诉案，因此最终成功帮助当事人收回了八件专利的专利权。

YC公司作为本案原告，对研发事实负举证责任，律师在接受委托后积极准备证据，最终提交了56个证据，整理为十组，共258页，为法院查明本案事实奠定了坚实的基础，为最终的胜诉提供了充分的保障。针对对方在答辩中也提出了员工身份与研发能力，不属于职务发明等多个抗辩理由，律师提出了多组证据覆盖了本案争议焦点即诉争专利是否属于第三人刘某在YC公司任职时作出的职务发明创造的认定要素，包括：第一、员工承担的本职工作或分配的工作任务具体内容及诉争专利与此关联的证据，包括：员工劳动关系，公司是否具备一定的研发能力，有实际研发活动，具有交付员工改进、创新技术研发任务的动机；公司是否指派员工从事技术方面的活动；员工是否具有从事研发的技术背景、专业能力和工作经历；本职工作或者任务与诉争专利的关联性。第二，诉争专利与被告无关证据，包括：员工行为是否违背诚实信用原则；被告是否具有研发过程或者提供物质技术条件。在大量证据的基础上，最终法院认定刘某系在YC公司任职，并常年负责YC公司的技术工作，其作出的发明创造应属于YC公司所有。

本案成功实现了从侵权被告转变为维权原告的“身份转换”，并最终将诉争专利收回的成功“反杀”，不仅为自己的产品推向市场获得了“通行证”，也给对手下了“禁止令”，更对不诚实信用的员工泄密行为进行了惩戒。

五、裁判结果

苏州市中级人民法院法院依据《专利法》第六条第一项、《专利法实施细则》第十二条第一款第一项作出(2019)苏05知初612号一审判决认定ZL201521016468.6号“一种手动电动一体式执行机构”实用新型专利归原告所有；

最高人民法院作出（2020）最高法知民终422号二审判决认定原审判决确定YC公司为诉争专利权利人事实及法律依据充分，故驳回CL公司的上诉，维持原判决。 

六、实务经验总结

（一）职务发明认定的考量

职务发明的认定一直以来都是我国知识产权审判中的难点问题。当前在职员工跳槽同时造成技术泄密的现象越来越高发，由于存在老雇主一方技术资料管理不当、员工侵权行为隐蔽等原因，最终导致老雇主缺乏有利证据而无法胜诉。在本案中，最高院通过对发明人与单位之间的关系、单位性质和经营范围、发明人在该单位所从事的日常工作内容、发明人既有技术背景、专业能力和工作经历等考量因素进行说理与评判，为今后专利权属纠纷司法实践中职务发明的认定提供了思路。

（二）诚实信用原则在民事案件中的应用

    诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则， 其要求相关主体在不损害他人利益的前提下，善良、审慎地行使自己的权利。本案中，苏州中院、最高院经过认真细致的审理，查明案件事实，准确把握适用法律，最高院在四个月内就作出了终审判决，对员工行为引入了民法总则中规定的诚实信用原则来进行考量和评价，切实保护了权利人的合法权益，惩戒员工泄密行为，倡导营造诚实守信的职场氛围。