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错位手推车——谁是专利野蛮人?

 一、案例名称

无锡LJ航空厨房设备有限公司诉无锡AB专用设备有限公司、胡某专利权权属纠纷案

二、裁判要旨

诉争专利属于职务发明创造,专利权归LJ公司所有,理由是:1、胡某在LJ公司任职时的本职工作范围包括航空手推车产品的研发设计;2、诉争专利与胡某在LJ公司承担的本职工作有关;3、讼争专利系发明人胡某自LJ公司离职后1年内作出;4、AB公司主张涉案专利技术由第三人公司研发,但第三人公司并不具备相关产品研发能力,且无证据证明系第三人公司研发,故其主张第三人研发涉案专利技术的理由不成立。

三、案情简介

LJ公司专业从事航空手推车餐车系列产品的研发和生产,在该行业内树立了良好的社会声誉和口碑,并且于2010年1月14日申请了专利号为ZL1号的“手推车刹车装置”实用新型专利,于2010年10月6日获得授权,该专利为生产手推车的核心技术。

LJ公司发现AB公司于2015年12月28日申请了专利号为ZL2号名为“航空手推车刹车装置”的实用新型专利,发明人为胡某,该实用新型专利的技术方案与LJ公司在先申请的ZL1实用新型专利都属于手推车刹车装置,而发明人胡某于2015年初从LJ公司辞职,离职前担任LJ公司的技术部门负责人,参与设计了LJ公司多款手推车,且在2009年、2011年、2013年分别被中国民用航空华东地区管理局适航审定处委任为LJ公司的飞机厨房手推车项目的工程委任代表。

LJ公司认为ZL2“航空手推车刹车装置”的实用新型专利属于胡某的职务发明创造,该专利权应归LJ公司所有,遂向苏州市中级人民法院提起诉讼,要求判令该专利权归LJ公司所有,AB公司赔偿相应的维权合理费用。

四、律师谋略

(一)如何认定胡某的本职工作范围?

《专利法》第六条第一款规定,“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”《专利法实施细则》第十二条规定,“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指:(三)退休、调离原单位后或劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

欲证明讼争专利为胡某的职务发明创造,专利权归LJ公司所有,首先需要认定胡某的本职工作范围。本案中,代理律师提供了中国民用航空华东地区管理局适航管理处的工程委任通知及所附函件,委任代表声明中记载胡某为LJ公司技术部长,以及LJ公司的航空手推车刹车装置相关的验收规范、不同型号手推车图纸,所提供技术资料中记载的编写人、设计人均为胡某,由此证明胡某在LJ公司任职时,其本职工作包括航空手推车产品的研发设计。

(二)如何认定讼争专利与胡某本职工作的相关性?

专利法对职务发明的认定标准是诉争专利的技术内容与发明人在原单位的本职工作内容具有相关性。LJ公司的核心业务为航空手推车产品的研发生产,诉争专利技术方案与LJ公司的核心产品为同一技术领域,且诉争专利与LJ公司在先专利相比,两者在研究方向、设计思路以及相关原理上具有一致性或延续性,故认定讼争专利与胡某在LJ公司任职时的本职工作有关。

(三)如何认定讼争专利系发明人胡某自LJ公司离职后1年内作出?

由于专利法及相关法律法规对离职后的职务发明创造没有更为详细的规定,我们采取谨慎周全的诉讼策略,全面考虑解释法条的可能性,突破在先案例的限制,拓展代理思路,最终两审法院接受了我方提出的关于“离职后1年作出”的开创性解释。

一方面,按照传统观念上对于离职后1年内的理解,即将“作出职务发明创造之日解释为讼争专利申请日,申请日距离发明人离职时间不超过1年为此,我们提供了标注为“2014年11月”、“2014年12月”的工资发放表以及“2014年终分配”的年终奖金分配表,上述表格的领款人处均有胡某的签字。而且根据表中出勤天数的记载和出勤天数工资的计算,能够证明胡某在2014年12月领取LJ公司的工资,至2014年12月30日胡某仍与LJ公司存在实际的劳动关系。专利申请日2015年12月28日距离胡某实际离职日期2014年12月30日不满一年,故应当认定为职务发明创造。

另一方面,我们开创性的对“作出职务发明创造之日”解释为应当以实际的技术方案完成之日为标准,而不能简单的讼争专利申请日为唯一判断标准。实践中,为便于审查认定,通常按照专利申请日为准确定“作出职务发明创造之日”。然而,我们认为,无论从文义还是常理看,以实际的技术方案完成之日来解释法律规定中的“作出职务发明创造之日”都更为精准明确,况且将“作出职务发明创造之日”解释为专利申请日也没有任何法律依据。即使认定2014年12月1日为胡某离职之日,从专利讼争的申请情况看,虽然代理合同签订日、专利申请日分别为2015年12月16日、12月28日,距胡某离职超过1年但超过时间不足1个月。以常识分析,一个发明创造从构思到技术方案的完善再到专利申请文件的撰写、提交,一般不可能在1个月内完成,故讼争专利的实际技术方案完成之日必然早于2015年121日,可以认定诉争专利完成日期距离胡某离职时间未超过1年。

五、裁判结果

苏州市中级人民法院依据《中华人民共和国专利法》第六条,《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条,作出(2017)苏05民初791号一审判决认定 :讼争专利归LJ公司所有,AB公司赔偿LJ公司支出的合理费用20000元。

江苏省高级人民法院作出(2018)苏民终1488号二审判决,认定原审判决确定LJ公司为诉争专利权利人事实及法律依据充分,故驳回AB公司的上诉,维持原判。

六、实务经验总结

1、灵活解释法律,大胆运用常识。本案中,我们不拘泥于惯常做法,大胆对“作出职务发明创造之日”的含义进行了合理合法地解释,对诉争专利技术方案完成日期作出了合理性的推断和解释。

本案的判决理由以及结果,将对专利权权属纠纷的办理开辟出一条新的思路。鉴于离职人员的法律意识的提高,其往往知晓职务发明创造1年的法律规定,因此其故意将专利申请日推后至离职1年后,以此规避法律的制约,但是如此必将严重影响原单位的合法权益。很多案件中,只要一看专利申请日距离离职日期超过1年,就判断该案件无法成功维权。但是根据本案件承办律师的代理思路,以及法院的判决逻辑,只要原单位能举证或者解释诉争专利技术方完成日期在员工离职后一年作出,而不要拘泥于专利申请日一个日期,那么类似的案件必将得到“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”的绝地反击致胜,维护原单位的合法权益。

2、作为律师,要于细节处见真章,关注证据与陈述逻辑性。本案诉讼过程中,AB公司提供了大量的证据证明诉争专利技术方案是有第三人公司完成,但是我们通过对所有证据的细致分析后发现,按照AB公司与第三人公司签订的委托设计合同上的日期,签订该合同时AB公司还未正式成立,其预核准的名称为CD公司,但是合同上登记的确实AB公司名称并且加盖的公章也是AB公司,而非当时预核准时的CD公司明确,明显属于伪造的证据。同样,AB公司提交的技术图纸中第三人设计公司名称也存在同样的时间和公司名称逻辑冲突。代理律师通过对证据细微之处的判断,直接将AB公司提交的所有与技术相关的证据的真实性全部否定,AB公司的主张也就失去了事实基础,故法院认定AB公司的相关主张完全不成立。因此,在任何案件中,代理律师都需要对证据进行严格、细致的研判,进而作出对案件有利的解释和判断,体现律师的专业性。